商標はただ更新すればいい、というわけではない

※2021年5月11日配信メルマガVol.123より抜粋（一部加筆修正あり）

更新よりも「新しく出願しなおす」方がいい場合もある

先日、とあるお客さまの商標の更新時期が近づいてきたので、
更新すべきかどうかの指示を仰ぐためのご連絡をしました。

しかし、よくよく現状を考えて、権利の更新ではなく、
文字商標として新しく出願しなおすことをご提案しました。

その理由は2つあります。
1つ目の理由は、
10年前に取った権利なので、権利の内容が少々古いから。
つまり、ロゴマークが変更されているので、
古いロゴのまま権利維持すると、
現在のロゴを保護することができない可能性があります。

また、指定商品・役務の内容が、
現状のビジネスに合っていない（または不足している）可能性があるので、
このままでは、せっかく権利を持っていても、
ビジネスをカバーできていないところが出てきて、
その部分で、類似の商標を他者に使われてしまったり、
逆に登録されてしまったりする恐れがあります。

2つ目の理由は、
こちらの権利は個人名義となっているから。
10年前とは異なり、現在は法人化して法人で使っているので、
更新するとしても、法人名義への権利移転が必要になります。
そうすると、更新以外にも権利移転費用がかかってしまいます。

新しく出願しなおすメリット・デメリット

メリット

この点、新しい出願にすれば、
①最新の指定商品・役務の内容で、
現状のビジネスに合わせた権利内容にすることができる
②初めから法人名義で権利化できる
というメリットがあります。

デメリット①審査で拒絶になるかもしれない

ただし、新しく出願しなおすデメリットもあります。
1つ目のデメリットは、
1から審査することになるので、
もしかしたら審査で拒絶が出る可能性があること。

10年前に一度登録されているのに？
と思うかもしれませんが、
当然出願する商標が違えば、
審査対象は判断内容も異なってきます。
権利範囲も変わるため、引っかかる先行商標も変わってくるんですね。

デメリット②出願〜登録の費用がかかる

2つ目のデメリットは、
出願から登録までの費用がかかること。
前の出願とは別の新しい出願になるので、
どうしても1から費用がかかってしまうんですね。

時には、審査で拒絶理由が出て、その対応費用が必要になることもあります。
資本力が弱いと、なかなかの出費になります。

デメリット③権利の空白期間が生じる

3つ目のデメリットは、
現在の権利の消滅後から新しく出願した件の登録までの間、
権利の空白期間が生じること。

同じ名義の場合は、空白期間が生じないようにすることもできるのですが、
個人名義と法人名義は、いくらその個人が代表者であろうと、
法律上は別人格なので、「異なる名義」になります。

そうすると、現在の権利が存在する間は、
類似の商標である新しい出願の方は、登録できないことになります。
したがって、現在の権利が消滅して、
なおかつ更新の猶予期間も過ぎてから、
新しい方が登録されることになります。

この間に、権利の空白期間が生じるんですね。

以上を総合判断して、
そのお客様は「新しく出願」を選択されました。

このように、状況に合わせて手段を選択することが重要ですね。